——安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司訴國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)異議復(fù)審行政訴訟案*


廖愛珍



要旨

2001年《商標(biāo)法》第31條規(guī)定，申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。該條后半段規(guī)定的基本目的是保護(hù)中國(guó)大陸在先使用并具有一定影響的商標(biāo)。在先使用并有一定影響，是認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶注商標(biāo)的基礎(chǔ)和前提。在先使用并具有一定影響的商標(biāo)才能夠起到區(qū)分商品服務(wù)來源的作用。適用該條款應(yīng)結(jié)合具體案情，綜合考慮“不正當(dāng)手段”和“在先使用并有一定影響”。

案情

案件當(dāng)事人：

原告：安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司

被告：國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)

北京市集佳律師事務(wù)所代理安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司

安徽圣德天開信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽圣德公司）于2009年向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局提出“徽通卡”文字商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，申請(qǐng)?zhí)枮榈?882065（簡(jiǎn)稱被異議商標(biāo)），指定使用在國(guó)際分類第9類“磁性識(shí)別卡、密碼磁卡、已編碼的磁卡、集成電路卡和智能卡（集成電路卡）”商品。

原告安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱安徽高速運(yùn)營(yíng)公司）在法定期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)。2012年6月12日，商標(biāo)局作出(2012)商標(biāo)異字第33003號(hào)商標(biāo)異議裁定（以下簡(jiǎn)稱第33003號(hào)裁定），該裁定認(rèn)為：安徽高速運(yùn)營(yíng)公司所提異議理由成立，被異議商標(biāo)不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

安徽圣德公司不服第33003號(hào)裁定，于2012年7月30日向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)復(fù)審，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于2014年3月25日作出第45155號(hào)裁定，對(duì)被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。

商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在裁定中認(rèn)為，安徽高速運(yùn)營(yíng)公司提交的證據(jù)可以證明“徽通卡”作為安徽省高速公路儲(chǔ)值卡的名稱在先具有一定知名度，但安徽省交通部門向社會(huì)公眾提供的是高速公路通行服務(wù)，而非CPU卡這項(xiàng)商品。被異議商標(biāo)指定使用的“磁性識(shí)別卡”等商品與安徽高速運(yùn)營(yíng)公司“徽通卡”商標(biāo)使用的高速公路通行服務(wù)在銷售渠道、消費(fèi)習(xí)慣等方面差別較大，不屬于類似商品與服務(wù)。安徽圣德公司與安徽高速運(yùn)營(yíng)公司提交的證據(jù)顯示，雙方“徽通卡”商標(biāo)在各自領(lǐng)域內(nèi)均已具有一定知名度，被異議商標(biāo)的注冊(cè)和使用不致使相關(guān)公眾對(duì)商品和服務(wù)的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，未構(gòu)成2001年《商標(biāo)法》第31條所指的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”之情形。

訴辯

原告安徽高速運(yùn)營(yíng)公司不服第45155號(hào)裁定，于法定期限內(nèi)向北京市第一中級(jí)人民法院提出行政訴訟稱，被異議商標(biāo)系對(duì)安徽高速運(yùn)營(yíng)公司在先使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)“徽通卡”的搶注，屬于2001年《商標(biāo)法》第31條規(guī)定之情形，應(yīng)被裁定不予核準(zhǔn)注冊(cè)。

被告商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)辯稱，第45155號(hào)裁定認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)充分、適用法律正確，請(qǐng)求人民法院依法予以維持。

第三人安徽圣德公司述稱，同意商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)意見，請(qǐng)求維持第45155號(hào)裁定。

裁判

本案中，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，“徽通卡”在高速公路非現(xiàn)金交費(fèi)服務(wù)上進(jìn)行了大量的宣傳報(bào)道，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)也認(rèn)定了“徽通卡”作為安徽省高速公路儲(chǔ)值卡的名稱在先具有一定知名度。盡管在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，“徽通卡”尚未在安徽省高速公路儲(chǔ)值卡實(shí)際使用，但“徽通卡”在高速公路非現(xiàn)金交費(fèi)服務(wù)上已經(jīng)積累了一定的商譽(yù)，消費(fèi)者對(duì)安徽省高速公路儲(chǔ)值卡已形成了一定的市場(chǎng)認(rèn)知。商標(biāo)是標(biāo)明商品或服務(wù)的來源并區(qū)別同類商品或服務(wù)的標(biāo)記�！盎胀�卡”在高速公路儲(chǔ)值卡上的宣傳可以構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用。被異議商標(biāo)“徽通卡”與在先的安徽省高速公路儲(chǔ)值卡“徽通卡”的文字完全相同。被異議商標(biāo)指定使用的“磁性識(shí)別卡”等商品與安徽省高速公路儲(chǔ)值卡均可實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金支付的功能，兩類商品在功能、用途、消費(fèi)對(duì)象等方面構(gòu)成類似商品。安徽圣德公司住所地位于安徽省合肥市，安徽省高速公路儲(chǔ)值卡“徽通卡”在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前在安徽省進(jìn)行了一定的宣傳報(bào)道并具有了一定的知名度，安徽圣德公司申請(qǐng)注冊(cè)被異議商標(biāo)屬于“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的第45155號(hào)裁定認(rèn)定事實(shí)有誤，本案予以糾正。

據(jù)此，依據(jù)《行政訴訟法》第54條第2項(xiàng)第1目之規(guī)定，一審法院判決如下：(1)撤銷商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)作出的商評(píng)字(2014)第45155號(hào)關(guān)于第7882065號(hào)“徽通卡”商標(biāo)異議復(fù)審裁定；(2)被告商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)對(duì)安徽圣德公司提出的商標(biāo)異議復(fù)審申請(qǐng)重新作出裁定。

評(píng)析

本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是2001年《商標(biāo)法》第31條關(guān)于以“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”是否適用于本案。

《商標(biāo)法》第31條后半段旨在保護(hù)實(shí)踐中存在的未注冊(cè)，但已經(jīng)在商業(yè)活動(dòng)中實(shí)際使用并有一定影響的商標(biāo)。其目的是制止以不正當(dāng)手段搶注商標(biāo)的行為，對(duì)我國(guó)實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)主義可能造成不公平后果進(jìn)行有效補(bǔ)充。在商標(biāo)異議、不予注冊(cè)復(fù)審及無效宣告案件審理中，涉及搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)問題，適用該條款時(shí)應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行把握。

一、對(duì)“已經(jīng)使用”的認(rèn)定

關(guān)于使用的認(rèn)定，必須是在商標(biāo)法意義上進(jìn)行了“使用”的商標(biāo)。根據(jù)《商標(biāo)法》第48條，商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中．用于識(shí)別商品來源的行為。此外，我國(guó)《商標(biāo)法》堅(jiān)持地域性原則，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，原則上必須以在中國(guó)內(nèi)地的實(shí)際使用為基礎(chǔ)，通常不包括中國(guó)香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)。僅在中國(guó)香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的使用，通常無法獲得《商標(biāo)法》第31條后半段的保護(hù)。

本案中，原告安徽高速運(yùn)營(yíng)公司的“徽通卡”商標(biāo)在高速公路非現(xiàn)金資費(fèi)服務(wù)上進(jìn)行了大量的宣傳報(bào)道。在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前，“徽通卡”尚未在安徽省高速公路領(lǐng)儲(chǔ)值卡實(shí)際使用。但通過廣泛的宣傳，“徽通卡”在高速公路非現(xiàn)金交費(fèi)服務(wù)上已經(jīng)積累了一定的商譽(yù)，消費(fèi)者對(duì)該儲(chǔ)值卡已形成了一定的市場(chǎng)認(rèn)知。商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識(shí)別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源。本案中，雖然原告的“徽通卡”商標(biāo)尚未實(shí)際使用，但已發(fā)揮了商標(biāo)的基本識(shí)別功能。因此，原告對(duì)其商標(biāo)的廣告宣傳行為視為對(duì)其“徽通卡”商標(biāo)的使用。

二、對(duì)“有一定影響”的認(rèn)定

有一定影響本身是一個(gè)主觀判斷的標(biāo)準(zhǔn)，具有彈性，需要結(jié)合具體的案情給予認(rèn)定。從概念上看，有一定影響在范圍上并末要求“廣泛”，屬性上要求的是“影響”而未“聲譽(yù)”，只需要部分相關(guān)公眾知曉即可。

本案中，原告安徽高速運(yùn)營(yíng)公司提交了高速公路聯(lián)網(wǎng)不停車收費(fèi)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要，相關(guān)招標(biāo)、談判文件及評(píng)審報(bào)告，房租租賃及建筑裝飾工程相關(guān)資料，“徽通卡”和圖形標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)草稿，相關(guān)管理規(guī)范，域名證書及網(wǎng)頁打印件，相關(guān)報(bào)刊報(bào)道和廣告，廣告宣傳合同，電臺(tái)廣播音頻等相關(guān)證據(jù)。此外，在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日之前，《新安晚報(bào)》、新華網(wǎng)、中國(guó)安防展覽網(wǎng)、王朝網(wǎng)絡(luò)、安徽新聞網(wǎng)、新浪網(wǎng)、安徽先鋒網(wǎng)、合肥家園網(wǎng)等多家媒體均對(duì)“徽通卡”在高速公路非現(xiàn)金交費(fèi)服務(wù)上進(jìn)行了報(bào)道。本案原告安徽高速運(yùn)營(yíng)公司提交的相關(guān)證據(jù)既有相關(guān)的會(huì)議紀(jì)要，又有其相關(guān)的商標(biāo)設(shè)計(jì)稿、域名證書，廣告宣傳、電臺(tái)播放，證明了其在先商標(biāo)有一定的持續(xù)使用時(shí)間、區(qū)域和廣告宣傳，可以認(rèn)定為“具有一定影響”。

三、對(duì)“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”的認(rèn)定

《商標(biāo)法》第31條后半款的目的是規(guī)范惡意搶注行為。即訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人知道他人在先使用商標(biāo)的情況，基于不正當(dāng)?shù)哪康挠枰該屪⒌男袨�。那么，何種情形構(gòu)成《商標(biāo)法》第31條后半段規(guī)定的“不正當(dāng)手段”？不正當(dāng)手段的“不正當(dāng)性”如何判斷？

該條款中的“以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)”是指損害特定權(quán)利人的不當(dāng)注冊(cè)行為，“搶先注冊(cè)”的申請(qǐng)人在申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)具有“惡意”。所謂“惡意”，主要指的就是明知或應(yīng)知的心理狀態(tài)，就是在明知或應(yīng)知某一商標(biāo)已為他人在先使用并已產(chǎn)生一定影響的情況下仍出于不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的目的進(jìn)行注冊(cè)�！霸谙仁褂萌酥鲝埳虡�(biāo)申請(qǐng)人以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)其在先使用并有一定影響的商標(biāo)的，如果在先使用商標(biāo)已經(jīng)具有一定影響，而商標(biāo)申請(qǐng)人明知或應(yīng)知該商標(biāo)，即可推定其構(gòu)成‘以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)’�！�

訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)是否采取不正當(dāng)手段，可綜合考慮以下因素：訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先商標(biāo)使用人是否有貿(mào)易往來或合作關(guān)系：是否共處相同地域或者雙方商標(biāo)商品或服務(wù)有相同的銷售渠道和地域范圍；訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人曾發(fā)生過其他糾紛，可知曉在先使用人商標(biāo)；訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人與在先使用人曾有內(nèi)部人員往來；他人商標(biāo)具有較強(qiáng)的獨(dú)創(chuàng)性，訴爭(zhēng)商標(biāo)與之高度近似。

本案中，被異議商標(biāo)與在先的安徽高速公路儲(chǔ)值卡“徽通卡”文字完全相同，被異議商標(biāo)指定使用的“磁性識(shí)別卡”等商品與安徽高速運(yùn)營(yíng)公司的公路儲(chǔ)值卡均可實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金支付的功能，兩類商品在功能、用途消費(fèi)對(duì)象等方面均構(gòu)成類似商品。安徽圣德公司住所地位于安徽省合肥市，安徽省高速公路儲(chǔ)值卡在被異議商標(biāo)申請(qǐng)日前在安徽省進(jìn)行了一定的宣傳報(bào)道并具有了一定知名度,同處相同區(qū)域的安徽圣德公司理應(yīng)知曉。

四、“不正當(dāng)手段”與“一定影響”的關(guān)系

“不正當(dāng)手段”與“在先使用并有一定影響”是適用《商標(biāo)法》第31條后半段必須同時(shí)滿足的兩個(gè)要件，既不能將“不正當(dāng)手段”和“一定影響”混為一談，也不能完全忽略“在先使用并有一定知名度”的要求。．

是否構(gòu)成本條款所指情形，應(yīng)對(duì)“一定影響”的程度和“不正當(dāng)手段”的情形予以綜合考慮。在該條款的適用中，通常要求在先商標(biāo)具有一定知名度，但該知名度要求的重要作用在于通過知名度的認(rèn)定而推定商標(biāo)注冊(cè)人的惡意，因此對(duì)知名度并不要求較高的標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，如果商標(biāo)注冊(cè)人在知曉該在先使用商標(biāo)的情況下卻仍在同一種或類似商品或服務(wù)上進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)，則可以認(rèn)定商標(biāo)注冊(cè)入主觀有惡意，違反《商標(biāo)法》第31條的規(guī)定。

為有效制止惡意搶注，對(duì)“一定影響”不應(yīng)設(shè)定過高或過于格式化的舉證要求。在在先使用商標(biāo)知名度較高、兩商標(biāo)高度近似的情況下，可以降低對(duì)惡意的舉證要求；而在系爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)入主觀惡意明顯的情況下，可以降低對(duì)“一定影響”的舉證要求，此時(shí)如果證明在先使用商標(biāo)的影響力可能及于搶注入，即可判定構(gòu)成“一定影響”。

本案中，安徽圣德公司與安徽高速運(yùn)營(yíng)公司同處一地，地理位置的便利性大大增加了安徽圣德公司知悉原告在先宣傳“徽通卡”商標(biāo)的可能性。再加上在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)前，原告已在當(dāng)?shù)氐拿襟w進(jìn)行了廣泛的報(bào)刊報(bào)道、廣告宣傳、電臺(tái)廣播，安徽圣德公司作為與原告同處一地的企業(yè)，有多種渠道可以了解、知悉原告對(duì)“徽通卡”商標(biāo)的宣傳。因此，在本案中，安徽圣德公司的主觀惡意十分明顯。而原告商標(biāo)的影響完全可能及于安徽圣德公司。

在先使用商標(biāo)獨(dú)創(chuàng)性高而訴爭(zhēng)商標(biāo)與之相同，能夠在一定程度上證明訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人知曉引證商標(biāo)且具有搶注惡意。如果引證商標(biāo)并未在中國(guó)大陸使用并具有一定影響，即使訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)相同，而且這種相同并非各自獨(dú)立創(chuàng)作而是復(fù)制的結(jié)果，也并不必然違反《商標(biāo)法》第31條后半段。

摘自《知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例分析》P285-291頁，法律出版社2018年5月出版。內(nèi)容簡(jiǎn)介：《知識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例分析》一書精選北京市集佳律師事務(wù)所多年來代理的諸多有巨大影響力的專利、商標(biāo)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)及其他典型案例結(jié)集而成。其中不乏在業(yè)界廣為傳頌的口碑案例，例如，騰訊公司訴奇虎公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案，百度公司與搜狗公司發(fā)明專利權(quán)無效宣告案，“微信”商標(biāo)異議復(fù)審行政案，騰訊訴上海祥游公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛案，溫瑞安武俠小說改編權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案等�！吨�識(shí)產(chǎn)權(quán)典型案例分析》作者對(duì)這些親身參與的典型案例進(jìn)行了深入和精辟的分析，可為知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域從業(yè)者及知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師等提供參考和借鑒。

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