[ 唐青林 ]——(2010-12-18) / 已閱7451次
北京市華麗建材裝飾有限公司與付立維等侵犯商業(yè)秘密糾紛上訴案
唐青林
一、案件來源
北京市第二中級人民法院（2002）北二中民初字第6031號、北京市高級人民法院（2003）高民終字第402號判決書。
二、案件要旨
商業(yè)秘密的權(quán)利人可以商業(yè)秘密作價(jià)入股其他的公司，在進(jìn)行評估時(shí)，商業(yè)秘密權(quán)利人應(yīng)提供包括該商業(yè)秘密信息的有效狀況、技術(shù)性能、實(shí)用價(jià)值，作價(jià)的技術(shù)根據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)等的詳細(xì)資料，以供知識產(chǎn)權(quán)評估機(jī)構(gòu)以適當(dāng)?shù)姆绞綄υ撋虡I(yè)秘密的價(jià)值進(jìn)行評估。另外，鑒于商業(yè)秘密的秘密性屬性，出資方在簽訂投資協(xié)議及將商業(yè)秘密提供給評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估之前，應(yīng)與其他的投資人及商業(yè)秘密的評估機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，明確有關(guān)的保密義務(wù)和違約責(zé)任。
三、基本案情
1998年12月，原告華麗公司與五平塑膠公司簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同，有償受讓取得溴化丁基粘結(jié)密封膠的膠料配方及中空玻璃復(fù)合膠條生產(chǎn)工藝。合同簽訂后華麗公司委托盧某設(shè)計(jì)了專用機(jī)頭模具，并投入生產(chǎn)。2000年3月，經(jīng)國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)，使用華麗公司生產(chǎn)的膠條生產(chǎn)的中空玻璃符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
在開發(fā)、生產(chǎn)中空玻璃復(fù)合膠條配方及生產(chǎn)工藝的過程中，華麗公司制訂了有關(guān)中空玻璃復(fù)合膠條配方及生產(chǎn)工藝保密條例，規(guī)定公司參與該工藝的人員不得泄密，否則將追究其違約責(zé)任。同時(shí)，華麗公司與其包括被告孫某、付某等員工簽訂有中空玻璃復(fù)合膠條配方及生產(chǎn)工藝保密協(xié)議，該協(xié)議內(nèi)容與前述保密條例內(nèi)容相同。
2001年4月，被告馬某等四人（其中被告孫某曾為華麗公司員工，并與華麗公司簽有保密協(xié)議）共同出資成立了被告高潔膠條廠，經(jīng)營范圍主要為玻璃膠條的制造和銷售，被告傅某等四人（原均為華麗公司員工）均為該廠員工。2001年4月13日，高潔膠條廠與案外人陳某簽訂《技術(shù)服務(wù)合同書》，約定由其作為高潔膠條廠的技術(shù)顧問，向該廠提供“中空玻璃鋁芯復(fù)合膠條產(chǎn)品膠料配方和生產(chǎn)工藝”，并使該廠膠條產(chǎn)品達(dá)到或接近進(jìn)口膠條水平。合同簽訂后，陳某依約履行了合同義務(wù)并按月領(lǐng)取技術(shù)顧問費(fèi)用。2001年9月25日，經(jīng)國家玻璃質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對高潔膠條廠送檢的中空玻璃進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)論為符合國家有關(guān)技術(shù)要求。
后華麗公司以高潔膠條廠、付某、孫某等九名被告共同侵犯其商業(yè)秘密為由向北京市第二中級人民法院提起訴訟。
經(jīng)查，2002年4月15日，法院根據(jù)華麗公司的申請和其提供的有效擔(dān)保，依法查封扣押了高潔膠條廠的財(cái)務(wù)帳目、生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)頭模具等。后高潔膠條廠又向一審法院提交了該廠的機(jī)頭設(shè)計(jì)圖紙和照片。經(jīng)過對比，高潔膠條廠所使用的機(jī)頭模具與華麗公司的機(jī)頭模具設(shè)計(jì)并不相同。對此，華麗公司未能提供高潔膠條廠所使用的機(jī)頭模具與該公司的機(jī)頭模具相同的證據(jù)。此外，法院還根據(jù)華麗公司調(diào)取證據(jù)的申請，前往北京市通州區(qū)公安局刑偵支隊(duì)經(jīng)偵隊(duì)調(diào)取了與本案有關(guān)的調(diào)查材料。該材料表明，華麗公司對其膠條生產(chǎn)配方和工藝采取了保密措施；付某曾認(rèn)可高潔膠條廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝是由其和傅某研究制定的，機(jī)頭設(shè)備也是由二人設(shè)計(jì)并委托他人加工的。
在一審?fù)忂^程中，高潔膠條廠提供了其與案外人陳某簽訂的《技術(shù)服務(wù)合同》及陳某收取相關(guān)費(fèi)用的收據(jù)，陳某本人亦出庭接受了質(zhì)詢。上述證據(jù)證明高潔膠條廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝系案外人陳某轉(zhuǎn)讓的，且該廠使用的膠條配方與華麗公司的膠條配方亦不相同。對此華麗公司未能提供相反證據(jù)予以反駁。
四、法院審理
北京市第二中級人民法院判決認(rèn)定，本案華麗公司主張的膠條配方和膠條生產(chǎn)工藝以及專用機(jī)頭模具設(shè)計(jì)，符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)受法律的保護(hù)。但高潔膠條廠通過舉證，能夠證明其所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝來源于案外人陳某所轉(zhuǎn)讓的技術(shù)，且根據(jù)對比結(jié)論，高潔膠條廠的機(jī)頭模具也不同于華麗公司的機(jī)頭模具設(shè)計(jì)。而對于這兩點(diǎn)，華麗公司均未提交任何相應(yīng)的反駁證據(jù)，故應(yīng)當(dāng)認(rèn)定高潔膠條廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝有合法來源，未侵犯華麗公司機(jī)頭模具設(shè)計(jì)的商業(yè)秘密。雖然在北京市通州區(qū)公安局相關(guān)部門的調(diào)查中，高潔膠條廠的負(fù)責(zé)人被告付某曾認(rèn)可該廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝系由其和另一被告傅某共同研制的，但在本案審理過程中，高潔膠條廠提供了充分的證據(jù)推翻其自認(rèn)的上述主張。華麗公司雖然主張高潔膠條廠侵犯了其商業(yè)秘密，但卻未能提供證據(jù)證明其主張，故對華麗公司認(rèn)為高潔膠條廠侵犯其商業(yè)秘密的主張，法院不予支持。
被告付某等五人雖曾在華麗公司工作過，應(yīng)當(dāng)遵守華麗公司制訂的保密條例，且孫某和付某與華麗公司還簽訂有保密協(xié)議，但鑒于不能認(rèn)定上述五人所在單位高潔膠條廠使用了華麗公司所主張的商業(yè)秘密，且華麗公司未有證據(jù)證明上述被告具有披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的行為，故華麗公司主張上述被告侵犯其商業(yè)秘密，法院不予支持；鑒于孫某等三人從未在華麗公司工作過，華麗公司亦無證據(jù)證明該三人曾接觸過其公司有關(guān)的商業(yè)秘密并有不當(dāng)獲取或使用其商業(yè)秘密的行為。因此，付某等八人亦未侵犯華麗公司的商業(yè)秘密。綜上，法院判決駁回華麗公司的訴訟請求。
華麗公司不服判決，認(rèn)為一審法院在未查明案件事實(shí)的基礎(chǔ)上，采信被上訴人后補(bǔ)的機(jī)頭圖紙和偽造的技術(shù)服務(wù)合同，未聽取上訴人的辯論意見，也沒有采信從通州區(qū)公安局取得的證據(jù)，作出了有悖法律和事實(shí)的判決，故向北京市高院提起上訴。
北京市高院經(jīng)審理后認(rèn)為，上訴人華麗公司主張的膠條配方和生產(chǎn)工藝以及專用機(jī)頭模具設(shè)計(jì)，是不能從公開渠道直接獲取的技術(shù)信息，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的實(shí)用性，且華麗公司通過制定保密條例等形式采取了合理的保密措施，符合商業(yè)秘密的構(gòu)成要件，受法律的保護(hù)。
根據(jù)我國民事訴訟法“誰主張誰舉證”的規(guī)定，當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)。本案中上訴人華麗公司主張被上訴人高潔膠條廠所使用的膠條生產(chǎn)配方、膠條生產(chǎn)工藝以及機(jī)頭模具侵犯其商業(yè)秘密，但其提交的證據(jù)均不能證明高潔膠條廠使用的膠條生產(chǎn)配方等與其主張的商業(yè)秘密之間具有一致性或相同性；法院調(diào)取的通州區(qū)公安局刑偵支隊(duì)經(jīng)偵隊(duì)的相關(guān)調(diào)查材料雖表明高潔膠條廠的負(fù)責(zé)人付某曾認(rèn)可該廠使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝系由其和傅某共同制定的，但在案件審理過程中，高潔膠條廠提供了該廠與陳某簽訂的《技術(shù)服務(wù)合同》等證據(jù)均證明高潔膠條廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和生產(chǎn)工藝來源于案外人陳某所轉(zhuǎn)讓的技術(shù)，且該廠使用的配方與華麗公司的配方亦不相同。因此，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該廠所使用的膠條生產(chǎn)配方和工藝有合法來源，未侵犯華麗公司的膠條生產(chǎn)配方和工藝的商業(yè)秘密。
被上訴人付某等五人曾在華麗公司工作過，應(yīng)當(dāng)遵守公司的保密條例，且孫某和付某與華麗公司簽訂有保密協(xié)議，但鑒于現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定上述五人所在單位高潔膠條廠使用了華麗公司所主張的商業(yè)秘密，且華麗公司未能證明上述被上訴人具有披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密的行為，故華麗公司主張上述被上訴人侵犯其商業(yè)秘密，法院不予支持；而被上訴人孫某等三人從未在華麗公司工作過，華麗公司亦無證據(jù)證明其曾接觸過該公司有關(guān)商業(yè)秘密并有不當(dāng)獲取和使用其商業(yè)秘密的行為，故華麗公司指控上述三人侵犯其商業(yè)秘密的主張亦缺乏證據(jù)支持，不予支持。
綜上所述，北京市高院作出了駁回上訴，維持原判的二審判決。
五、律師點(diǎn)評
本案中，被告高潔膠條廠與案外人陳某簽訂《技術(shù)服務(wù)合同書》，約定陳某為高潔膠條廠的技術(shù)顧問，向該廠提供有關(guān)生產(chǎn)工藝，并使該廠膠條產(chǎn)品達(dá)到或接近進(jìn)口膠條水平。那么，假設(shè)雙方達(dá)成合議，案外人陳某能否以商業(yè)秘密出資入股高潔膠條廠呢，商業(yè)秘密作為出資方式時(shí)又需注意哪些問題呢？
針對商業(yè)秘密的出資問題，我國目前尚沒有明確的法律法規(guī)加以規(guī)定，但《公司法》、《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》等法律法規(guī)中都對無形資產(chǎn)、專有技術(shù)的出資問題做出了規(guī)定。如《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》第二十五條規(guī)定：“外國投資者可以用可自由兌換的外幣出資，也可以用機(jī)器設(shè)備、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等作價(jià)出資�！逼渲械膶Ｓ屑夹g(shù)是指排除在工業(yè)產(chǎn)權(quán)，即發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)之外的無形財(cái)產(chǎn)，它不需要經(jīng)過法定程序授權(quán)，也無獨(dú)占性和明確的時(shí)間、地域限制，而商業(yè)秘密不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施與專有技術(shù)具有一致性，其作為專有技術(shù)來進(jìn)行出資顯然在法律上應(yīng)當(dāng)是沒有異議的。
當(dāng)股東以商業(yè)秘密進(jìn)行出資時(shí)，應(yīng)當(dāng)對商業(yè)秘密進(jìn)行評估作價(jià)，并核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。對于出資的商業(yè)秘密，出資方應(yīng)提供詳細(xì)資料，包括該商業(yè)秘密信息的有效狀況、技術(shù)性能、實(shí)用價(jià)值，作價(jià)的技術(shù)根據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)等，以供知識產(chǎn)權(quán)評估機(jī)構(gòu)以適當(dāng)?shù)姆绞綄υ撋虡I(yè)秘密的價(jià)值進(jìn)行評估，一般而言，其價(jià)值可參考該商業(yè)秘密的開發(fā)、研制成本或許可使用費(fèi)等。
由于商業(yè)秘密的秘密性屬性，出資方在簽訂投資協(xié)議，將商業(yè)秘密交付各出資方以供作價(jià)評估或正式投產(chǎn)使用前，可考慮與其他的投資人以及商業(yè)秘密的評估機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。在投資協(xié)議書中，也應(yīng)注意對商業(yè)秘密的范圍、內(nèi)容、使用期限等予以較明確的約定，以免表述的模糊不清所導(dǎo)致的未來的權(quán)屬爭議或其他糾紛。
編者注：本文摘自北京市安中律師事務(wù)所唐青林律師主編的《中國侵犯商業(yè)秘密案件百案類評》（中國法制出版社出版）。唐青林律師近年來辦理了大量侵犯商業(yè)秘密的民事案件，為多起涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪提供辯護(hù)，在商業(yè)秘密法律領(lǐng)域積累了較豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，歡迎切磋交流，郵箱：lawyer3721@163.com，電話：13910169772。
