[ 樊永富 ]——(2001-8-3) / 已閱31444次
涉外經(jīng)濟活動中的知識產(chǎn)權(quán)保護問題
樊永富律師
(南京知識律師事務(wù)所,210009)
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世界經(jīng)濟已經(jīng)進入知識經(jīng)濟的時代，如果說農(nóng)業(yè)社會的最大資源是土地、工業(yè)社會的最大資源是有形資本的話，那么當今社會的最大資源就是知識產(chǎn)權(quán)這一無形資產(chǎn)。作為世界經(jīng)濟組成部分之一的中國經(jīng)濟同樣也不可能背離這個規(guī)律。在當前我國依托對外開放、積極引進外資、努力開展對外經(jīng)濟技術(shù)合作、多層次全方位開展的涉外經(jīng)濟活動過程中，產(chǎn)生、激化了大量的有關(guān)保護知識產(chǎn)權(quán)及開展知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的問題。如何早日發(fā)現(xiàn)、透徹分析、圓滿解決這些問題成為我們能否在涉外經(jīng)濟活動中確保自身經(jīng)濟安全與經(jīng)濟利益的關(guān)鍵性焦點。
知識產(chǎn)權(quán)就是一切人類智力活動的成果權(quán)，也叫做智慧財產(chǎn)權(quán)，主要包括包括專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)以及反不正當競爭中的商業(yè)秘密（專有的技術(shù)信息與經(jīng)營信息）等。隨著TRIPS協(xié)議在GATT的烏拉圭回合談判中的達成，知識產(chǎn)權(quán)問題在世界貿(mào)易中的地位得到了進一步的凸現(xiàn)，成為當代國際科技與經(jīng)濟合作的基本環(huán)境條件之一。雖然我國目前還尚未完成入世談判，但是在涉外經(jīng)濟活動中知識產(chǎn)權(quán)保護問題時時刻刻都擺在我們面前。在過去的涉外經(jīng)濟活動中對于知識產(chǎn)權(quán)問題，我國的企業(yè)吃了大量的虧、受到了很大的損失，其教訓(xùn)是深刻的。但是，由于在全社會沒有真正確立起知識產(chǎn)權(quán)意識，絕大多數(shù)的企事業(yè)單位，尤其是其中起決策作用的企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)，仍然沒有將有利于本單位長遠發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略問題放在應(yīng)有的位置上。在行將“入世”之時，對知識產(chǎn)權(quán)一向陌生的國內(nèi)大多數(shù)企事業(yè)單位來說，盡快熟練掌握知識產(chǎn)權(quán)國際游戲規(guī)則是至關(guān)重要的。反之，在我國市場經(jīng)濟發(fā)展的新環(huán)境中和“入世”在即的大趨勢下，我國企業(yè)如果缺乏足夠的認識，不懂得如何把經(jīng)營戰(zhàn)略的重心放到注重知識產(chǎn)權(quán)法律保護的基點上，就會苦無對策，坐失良機。通過本次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)了許多具有共性的問題，值得加以總結(jié)并迫切地需要相關(guān)的企事業(yè)單位及時采取有力措施加以解決。本文從涉外經(jīng)濟活動的主要類型入手，分析在該類活動中出現(xiàn)的典型的知識產(chǎn)權(quán)問題并相應(yīng)地提出有關(guān)的建議或?qū)Σ摺?br>
一、 引進外資中的知識產(chǎn)權(quán)問題
積極引進外資以及先進技術(shù)，開展技術(shù)、產(chǎn)品的進出口貿(mào)易，是加快企業(yè)技術(shù)進步和搞活企業(yè)經(jīng)濟的重要內(nèi)容和途徑。在引進外資的過程中，由于我國某些企業(yè)或相關(guān)部門不懂得知識產(chǎn)權(quán)制度的專有性、地域性、時間性原則，往往急于達成引資的協(xié)議而忽視了對外方提供的、作價入資或許可使用的專利、商標、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)的審查核實，無端地多支付了本不應(yīng)支付的大筆費用，使中方受到損失、合資企業(yè)處于被動。
1、 知識產(chǎn)權(quán)的有效性問題
正如我們所了解的那樣，知識產(chǎn)權(quán)是具有地域性、時間性、無形性的權(quán)利，在一國有效的知識產(chǎn)權(quán)不一定在另外一國就必然受到保護。除商業(yè)秘密外，知識產(chǎn)權(quán)都是在一定期限里的權(quán)利，而不是永久的權(quán)利。在引進外資中，中方往往盲目迷信外方宣傳的其技術(shù)有多少多少項專利、專有技術(shù)如何先進、如何獨家所有，而不認真考察核實協(xié)議中所涉及到的知識產(chǎn)權(quán)的有效性問題，使得外方抬高出資的作價評估先期獲得了額外的收益。
其主要表現(xiàn)方面有：
A、 用已經(jīng)進入公有領(lǐng)域的過期知識產(chǎn)權(quán)（專利）冒充處于保護期的知識產(chǎn)權(quán)（有效專利）
在引進外資的過程中，外方利用中方對新技術(shù)的不熟悉及對外方的盲目迷信，故意將過期的知識產(chǎn)權(quán)（主要是過期專利）也作為轉(zhuǎn)讓或許可的標的，使中方為本已處于公有領(lǐng)域的任何人都可以免費使用的東西支付轉(zhuǎn)讓費或許可使用費。
例如，我國的某汽車廠在與外商進行合資談判過程中，外方提出技術(shù)入股方式的具體方案，以其中的97件專利技術(shù)，共折合1600萬美元入股，由于這家企業(yè)不懂得專利法，沒有了解這些專利技術(shù)的法律狀態(tài)就草草簽約。直到后來才得知，97件專利技術(shù)中的23件專利是過期的，還有29件專利已臨近到期，13件則剛剛申請中，真正算數(shù)的專利只有32件，占總專利數(shù)的33%，也就是說2/3的專利是不能折算股金投資入股的，該企業(yè)吃虧上當，追悔莫及。
對于這種情況，其實中方完全可以避免，只需要在合同談判時由外方提供有效的知識產(chǎn)權(quán)證明文件，同時自己或委托法律服務(wù)機構(gòu)查詢該知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利狀態(tài)即可避免。對于經(jīng)常發(fā)生的轉(zhuǎn)讓過期專利的問題，通過專利聯(lián)機檢索就可有效防止。
B、 要求對已經(jīng)處于公有領(lǐng)域的所謂“專有技術(shù)”支付費用
該種情況類似于過期知識產(chǎn)權(quán)問題，只是由于屬于商業(yè)秘密范疇的“專有技術(shù)”的時間性是由其自身的保密狀態(tài)的持續(xù)時間所決定的，所以一旦由于某種原因（非受讓方的原因）而處于公開狀態(tài)，則該專有技術(shù)即屬于公有技術(shù)，任何人都可以無償使用，作為受讓方有權(quán)不再支付使用費。在引進外資過程中，由于中方對相關(guān)技術(shù)的發(fā)展跟蹤不緊，導(dǎo)致外方將公有技術(shù)作專有技術(shù)高價轉(zhuǎn)讓或許可我方使用，給我方造成損失而外方已先期收回成本甚至已經(jīng)先期獲利。
C、 沒有分許可權(quán)而許可
由于知識產(chǎn)權(quán)的專有性特征。除非權(quán)利人授權(quán)他人有分許可的實施權(quán)，則任何人無權(quán)許可他人實施權(quán)利人的知識產(chǎn)權(quán)。如果外方對其許可中方使用的知識產(chǎn)權(quán)（主要表現(xiàn)為專利、商標）并不享有分許可權(quán)，且并非是該知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)利人，則其許可中方的行為超越了其權(quán)利范圍。致使中方在使用了該項知識產(chǎn)權(quán)之后必然將會成為侵權(quán)人，到時中方將要承擔侵權(quán)責任，尤其是在中方將產(chǎn)品銷往權(quán)利產(chǎn)生國時，更會給中方造成重大損失。
例如，在前些年，我國的一些電視生產(chǎn)廠家從日本引進了許多彩色電視生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)線，其中包括一些專利技術(shù)。但這些從日本引進的技術(shù)中，有相當一部分專利技術(shù)并不屬于日本廠商，而是日本廠商從美國RCA公司購買的。但在談判時，日本沒有提及這方面的情況，而我國的許多生產(chǎn)廠家也沒有經(jīng)驗。在談判、簽約時沒有考慮到引進技術(shù)中涉及的第三方的專利的問題，沒有寫上效力擔保條款，明確雙方在涉及第三方專利時的權(quán)利、義務(wù)和責任。致使在我國彩電市場趨于飽和，許多廠家在積極尋求彩電出口創(chuàng)匯而出口到美國和西歐一些國家時，美國RCA公司就向我方提出侵權(quán)和賠償要求，要求和我方進行專利許可談判，否則這些彩電不能進入美國和西歐市場，從而使我國企業(yè)的利益受到很大損失。
對于出口中存在的知識產(chǎn)權(quán)問題我們將在第三部分詳述。
D、 要求國內(nèi)企業(yè)對其在國內(nèi)并不享有權(quán)利的外國知識產(chǎn)權(quán)支付費用
外方經(jīng)常利用中方在知識產(chǎn)權(quán)地域性問題上存在的模糊理解，要求中方對外方在中國國內(nèi)并不享有權(quán)利的外國知識產(chǎn)權(quán)支付使用費。而根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)的地域性特征，在一國受保護的知識產(chǎn)權(quán)并不必然在另外一國同樣受到保護或受到同樣的保護。所以對于一些已經(jīng)過了優(yōu)先權(quán)期限的外國知識產(chǎn)權(quán)（主要是指外國專利），中方完全可以免費拿來使用而無須支付任何許可使用費（權(quán)利金），如果外方對此要求權(quán)利金就是外方對中方的一種盤剝行為，在以此作價出資時就是一種變相的虛假出資行為。
但是，如果我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是外銷到該受到知識產(chǎn)權(quán)保護的國家的話，外方要求支付知識產(chǎn)權(quán)使用許可費的要求就是完全合理合法的。反之，如果產(chǎn)品只是在國內(nèi)銷售且外方的知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)過了優(yōu)先權(quán)期限而不可能在中國境內(nèi)獲得知識產(chǎn)權(quán)的話，外方的要求就是完全沒有道理的。
2、 在投資中利用將相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)分割轉(zhuǎn)讓的方式進行控制
外方為了在經(jīng)濟上達到控制中方或合資企業(yè)的目的，同時避免過于引人注目或投入過多產(chǎn)生風險，而往往拋棄那種以股權(quán)控股方式加以控制的做法，轉(zhuǎn)而采取在知識產(chǎn)權(quán)方面加以控制。由于合資企業(yè)中往往采用的是外方投入或許可使用的技術(shù)，其知識產(chǎn)權(quán)控制方式更能達到以小投入達到強力控制的目的。外方對此經(jīng)常采取的方式是將相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)分割轉(zhuǎn)讓或許可：或只轉(zhuǎn)讓、許可中方使用其某主項目專利技術(shù)而不轉(zhuǎn)讓、許可必須配套使用的專利技術(shù)，保留部分不轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓給其自己的外資公司，使得受讓方的配件來源或原料來源被外方壟斷或控制，受讓方只得受制與人；同樣地，外方或只轉(zhuǎn)讓、許可中方使用專利技術(shù)而不轉(zhuǎn)讓、許可使用相關(guān)的專有技術(shù)，使得受讓方依此技術(shù)生產(chǎn)出的產(chǎn)品在質(zhì)量上不能與完全由外方自身生產(chǎn)的產(chǎn)品一致，致使在市場競爭中出于劣勢。由于工程項目已經(jīng)完全啟動生產(chǎn)，外方往往再次向中方兜售其相關(guān)技術(shù)，而中方迫于市場形勢，如不購買其相關(guān)技術(shù)則先期的投入不能發(fā)揮預(yù)期的效用，在此壓力下中方只得屈從于外方。
3、 將侵權(quán)技術(shù)或產(chǎn)品到國內(nèi)投資生產(chǎn)
由于世界各國對知識產(chǎn)權(quán)保護工作的日益加強，尤其是在發(fā)達國家知識產(chǎn)權(quán)保護已經(jīng)被放在戰(zhàn)略性的高度上，行政執(zhí)法部門及司法部門對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的打擊都是不遺余力的。于是某些不法商人在其本國實施侵權(quán)行為的風險也就越來越大，他們?yōu)榱艘?guī)避風險往往持侵權(quán)技術(shù)或產(chǎn)品到外國投資生產(chǎn)。按照知識產(chǎn)權(quán)地域性的特征，如果它國的權(quán)利人未在中國獲得保護，則以此種方式生產(chǎn)出的產(chǎn)品或使用的方法在中國境內(nèi)并不侵犯他人權(quán)利，對此我們往往還可以接受。但是這種方式給中方或合資企業(yè)帶來極大的風險，風險主要存在于以下幾個方面：
1) 產(chǎn)品出口存在風險
由于是通過侵權(quán)技術(shù)所生產(chǎn)出的產(chǎn)品，所以該產(chǎn)品不能越出國境。一旦產(chǎn)品出口到權(quán)利人享有權(quán)利的國家或地區(qū)境內(nèi)時，就成為侵權(quán)產(chǎn)品而將面臨侵權(quán)訴訟，其后就是高額的侵權(quán)損害賠償，生產(chǎn)企業(yè)往往得不償失。如果企業(yè)當初就是為了出口外銷的目的而建立的，則該目的將永遠沒有實現(xiàn)的可能。
2) 企業(yè)擴大生產(chǎn)存在風險
由于知識產(chǎn)權(quán)制度中存在著優(yōu)先權(quán)制度（主要是指專利和商標），權(quán)利人只要在優(yōu)先權(quán)期內(nèi)，則隨時可能依據(jù)優(yōu)先權(quán)原則在國內(nèi)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)管理部門獲得知識產(chǎn)權(quán)的行政授權(quán)并可立即主張權(quán)利。那么自此我方不僅不能出口到國外，而且在本國市場中也失去了繼續(xù)擴大生產(chǎn)的可能。依照先用權(quán)原則，享有先用權(quán)的一方只能在原有的規(guī)模及范圍內(nèi)繼續(xù)使用，否則就構(gòu)成侵權(quán)。
3) 引資環(huán)境存在風險
在引資環(huán)境方面，硬件條件是問題的一個方面，軟件環(huán)境條件是問題的另一個方面且越來越受到外商的重視。作為軟件環(huán)境的重要構(gòu)成要件的知識產(chǎn)權(quán)保護環(huán)境方面，外商歷來是非常重視的。其不會將花費大量時間與成本的知識產(chǎn)權(quán)投入到一個不能保護其權(quán)益的國家和地方，如果某處對于知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為持放任態(tài)度，那么我們可以發(fā)現(xiàn)外商除了投資設(shè)立勞動密集型的企業(yè)外不會在該處投資設(shè)立真正的技術(shù)密集型企業(yè)。那么作為我方對外開放意圖之一的引進外國先進技術(shù)的初衷就根本不可能達到。
一旦某處是知識產(chǎn)權(quán)“侵權(quán)者天堂”的惡名遠揚時，引進合法誠實外商的機會也就徹底喪失了。它對我國的國際聲譽將造成極大的損害，因為放任侵權(quán)技術(shù)投資的行為就類似于一種收臟、窩臟行為，我方本意是引進外資及其先進技術(shù)，但實質(zhì)上卻是讓惡意的侵權(quán)人獲得了本不屬于它的好處，同時我們自己又背上了侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)的惡名。
對于此類問題的對策，我方應(yīng)做到：
首先是在引進外資的合資、合作，技術(shù)許可使用、轉(zhuǎn)讓協(xié)議中明確約定知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利瑕疵擔保責任條款，寫明外方出現(xiàn)以上問題時，應(yīng)對中方或合資公司承擔何種責任。
其次是在談判過程中，中方要嚴格審查外方提供的知識產(chǎn)權(quán)證明文件的真實性、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的范圍、期限及其有效性。
第三是一定要自己親自或委托專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)機構(gòu)查詢與協(xié)議涉及的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的法律狀態(tài)、內(nèi)容，做到心中有數(shù)，作為談判中的極為重要的籌碼。
二、 在對外合資合作中我方知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)保護而未保護的問題
在對外合資合作過程中，中方對自己所有的知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)加以保護而未作任何保護工作的問題尤其嚴重，由此而導(dǎo)致的國有資產(chǎn)流失的數(shù)額也特別可觀。而且由于知識產(chǎn)權(quán)的無形性，這種無形資產(chǎn)的流失比有形資產(chǎn)的流失更不易引起人們的注意與重視，在等到問題完全暴露在人們面前的時候，所造成的損失已經(jīng)非常巨大且不易挽回。這種損失的影響是長期性的，嚴重的會影響到一個企業(yè)、產(chǎn)業(yè)的興亡。它給我國自身的經(jīng)濟安全是一種極其嚴重的破壞，不容我們對其有任何的忽視。此類問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、 技術(shù)流失問題——自有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為了擴大規(guī)模而將技術(shù)作為投入引資而被外方帶走
我國自有的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，而將技術(shù)投入作為引資的條件。但在對技術(shù)既沒有在國內(nèi)申請專利保護，也沒有在產(chǎn)品的主要出口國申請專利保護，同時在引姿過程中也沒有在合同中以及實際的操作中將其作為商業(yè)秘密（專有技術(shù)）加以強有力的保護。往往在引進外資時疏于防范而被外方掌握了關(guān)鍵技術(shù)、甚至于帶走了全套的技術(shù)資料，使得外方即使沒有中方參與的情況下也能夠獨立生產(chǎn)，結(jié)果就是外方拋開中方而使中方喪失了優(yōu)勢的市場競爭地位。典型的事例就是我國當年的“景泰藍”技術(shù)以及“宣紙”技術(shù)的失密事件。
為了防范該類技術(shù)流失風險，中方應(yīng)分析技術(shù)方案，考慮專利技術(shù)保護與專有技術(shù)保護方式對技術(shù)方案個案的利弊。對于應(yīng)采取專利保護的應(yīng)積極將相關(guān)的技術(shù)方案在國內(nèi)以及產(chǎn)品的主要出口國申請專利，同時應(yīng)適當保留在產(chǎn)品工藝、最佳實施效果方面的技術(shù)秘密；而對于不適應(yīng)專利保護或不愿采取專利保護的技術(shù)方案應(yīng)做好保密工作、完善商業(yè)秘密保護措施。在與外商談判過程中，首先應(yīng)按照國際慣例與其簽訂“商業(yè)秘密保護協(xié)議”以及談判不成功時的“不使用協(xié)議”，必要時可以要求對方提供相應(yīng)的有效的擔保。
2、 商標淡出問題——原有的著名商標被淡出而喪失市場利益
一個國家，沒有幾個國際馳名商標和國際名牌，就難以成為經(jīng)濟強國。正是萬寶路、可口可樂、IBM、松下、日立、奔馳、寶馬、雀巢、皮爾·卡丹、人頭馬這些國際名牌商品，把美、日、法、德等國家推向了經(jīng)濟強國的寶座。改革開放十幾年來，中國的經(jīng)濟發(fā)展迅速，成就舉世矚目。然而，令人十分遺憾的是，我們不但沒有走近國際名牌，保住我們的馳名商標和名牌產(chǎn)品，反而是大量喪失和消失了。
近些年來，隨著無形資產(chǎn)流失的日益嚴重，人們逐漸意識到了涉外經(jīng)濟活動中的商標淡出問題，相關(guān)案例在媒體上也時有報道。我國原有的著名商標在涉外經(jīng)濟活動中被外方有意識地淡出市場的案例層出不窮。外方為了在競爭中排擠掉中國廠商，滿足其占領(lǐng)中國市場的需要，往往有意識地選擇我國相關(guān)市場上具有較高知名度的或者知名的廠商進行合資，并借口其品牌是世界知名品牌，使用其品牌有利于開拓市場、打開銷路等理由，在合資等協(xié)議中一攬子地許可或限定中方或合資企業(yè)使用其商標。而中方原來通過幾十年創(chuàng)造的名牌在外方的刻意安排下在幾年之內(nèi)就被洋品牌完全取代，為此喪失了市場利益。更為迫切的是，一旦相應(yīng)的外方品牌的商標許可協(xié)議到期，中方將面臨極為尷尬的境地——繼續(xù)使用則面臨高額的許可使用費且永遠受制于人，不使用則要重新投入巨額資金打造品牌且不一定成功、在與洋品牌的競爭中處于劣勢。
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