[ 魯燦 ]——(2006-11-7) / 已閱28229次
從ebay案看美國專利保護(hù)趨勢
——兼論我國專利 “停止侵權(quán)”責(zé)任方式
魯燦 詹銳
原發(fā)表于《電子知識產(chǎn)權(quán)》2006年第9期
摘 要：美國聯(lián)邦最高法院判決認(rèn)為：當(dāng)專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，原告要求發(fā)布永久性禁令，仍然應(yīng)根據(jù)充分證實(shí)的衡平準(zhǔn)則，必須滿足四要素測試。Ebay案和一系列判決反應(yīng)了美國專利制度正朝著嚴(yán)格專利權(quán)人的保護(hù)，維護(hù)公眾利益，促進(jìn)創(chuàng)新的方向發(fā)展。我國不應(yīng)照搬美國專利永久性禁令制度，而應(yīng)通過完善“強(qiáng)制許可”制度來完善“停止侵害”的民事責(zé)任方式。
關(guān)鍵詞：永久性禁令 停止侵害 強(qiáng)制許可
2006年5月15日，美國聯(lián)邦最高法院（以下簡稱“美國最高法院”或“最高法院”）9名大法官全體無異議地做出終審判決，廢棄了美國聯(lián)邦巡回上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit ，以下簡稱CAFC）就MercExchange訴ebay專利侵權(quán)案的二審判決，將該案發(fā)回重審 。此前，美國弗吉尼亞東區(qū)聯(lián)邦地方法院（US District Court for the Eastern District of Virginia）拒絕就ebay專利侵權(quán)發(fā)布永久性禁令（Permanent Injunction），而CAFC推翻了地方法院的這一決定。
該案從CAFC作出二審判決、美國聯(lián)邦最高法院發(fā)出調(diào)卷令（Certiorari）提審此案直到最終作出終審判決，一直受到各界廣泛關(guān)注。以雅虎、諾基亞為首的計(jì)算機(jī)領(lǐng)域和電子科技領(lǐng)域的公司和團(tuán)體堅(jiān)決支持ebay，而各種生物醫(yī)藥企業(yè)和團(tuán)體則明顯成為另一陣營，他們堅(jiān)決維護(hù)CAFC的二審判決。上述兩大陣營團(tuán)體均以“法院之友（拉丁文Amicus Curiae）” 的身份向美國聯(lián)邦最高法院提交了數(shù)十份意見書，供其參考。
就在美國ebay案熱鬧非凡的同時，大洋這邊的我們正在鼓勵科技興國與自主創(chuàng)新，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的聲音日益高漲，鄭州市中級人民法院日前更是做出了目前中國最大賠償數(shù)額的專利侵權(quán)判決——判決專利侵權(quán)者賠償2980萬元。 ebay案能否給我們一些啟示?
一、ebay案來龍去脈
ebay是著名的在線拍賣交易網(wǎng)站，它允許買家和賣家在網(wǎng)站上搜尋貨物，并通過參加實(shí)時拍賣（live auctions）或者以固定價格購買貨物。MercExchange則是一家擁有三件關(guān)于在線拍賣技術(shù)的小公司，三件專利分別是U.S.Pat 5,845,265(265號專利)、U.S.Pat 6,085,176(176號專利) 以及U.S.Pat 6,202,051(051號專利)。ebay網(wǎng)站上以固定價格購買貨物的技術(shù)允許顧客直接購買網(wǎng)站上列出的固定價格的商品，而不需要顧客參與拍賣過程。
當(dāng)MercExchange發(fā)現(xiàn)eBay、Half.com以及ReturnBuy三家公司涉嫌使用其固定價格拍賣專利技術(shù)時，即在弗吉尼亞州東區(qū)聯(lián)邦地方法院對三家公司提起訴訟。隨后，MercExchange與ReturnBuy達(dá)成和解。地方法院經(jīng)過開庭審理后認(rèn)為eBay與Half.com分別對于265號以及176號專利故意侵權(quán)(willful infringement)成立，損害賠償金額總計(jì)3500萬美金。雖然陪審團(tuán)的決定認(rèn)為專利有效以及侵權(quán)成立，但地方法院法官在綜合考慮全案以及其它考量因素后，拒絕向ebay發(fā)布永久性禁令。
MercExchange和ebay均向CAFC提出上訴， 經(jīng)過審理，Bryson法官執(zhí)筆的判決書中認(rèn)定 ：(1)有證據(jù)支持ebay侵犯了第一項(xiàng)專利權(quán)（265號專利）；(2)第二項(xiàng)專利（176號專利）不符合專利法102條規(guī)定而無效；（3）第三項(xiàng)專利（051號專利）是否有效與上述已決事實(shí)無關(guān)；(4)地方法院拒絕發(fā)出永久性禁令屬于不當(dāng)裁決，應(yīng)當(dāng)予以撤銷(reverse)；并提出了一個特別適用于專利侵權(quán)糾紛的一般性原則——一旦專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，就應(yīng)該發(fā)出永久性禁令。
針對CAFC所作出的不利判決，ebay請求美國最高法院發(fā)出調(diào)卷令受理此案。其主要理由在于：CAFC所堅(jiān)持的特別適用于專利糾紛的一般性原則與專利法第283條之清楚規(guī)定以及最高法院的案例法有重大沖突，CAFC在專利侵權(quán)案件中所認(rèn)定的永久性禁令發(fā)布原則，與傳統(tǒng)的禁令發(fā)布原則不符。
很顯然，地方法院和CAFC的分歧在于：在專利侵權(quán)糾紛中，一旦專利侵權(quán)和專利權(quán)本身的有效性被確定以后，法院是應(yīng)當(dāng)依據(jù)四要素測試的衡平原則來決定永久性禁令的頒發(fā)還是理所當(dāng)然地自動對侵權(quán)人發(fā)布永久性禁令？
二、美國最高法院的終審判決
美國最高法院的判決開宗明義地表明自己的立場：聯(lián)邦法院在考慮是否給勝訴的原告頒發(fā)永久性禁令時，通常會采用衡平法院傳統(tǒng)上使用的四要素測試。上訴人ebay認(rèn)為，這種傳統(tǒng)的測試也同樣適用于專利糾紛中。最高法院同意ebay的上述觀點(diǎn)。
（一）頒發(fā)永久性禁令的傳統(tǒng)衡平原則——四要素測試
最高法院認(rèn)為，根據(jù)充分證實(shí)的衡平原則，原告若想尋求永久性禁令則必須滿足四要素測試。原告必須證明： (1)原告已經(jīng)遭受不可挽回的損害；(2)法律上的救濟(jì)方式(例如：金錢損害賠償)無法適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)償此損害；(3)在考慮原被告雙方的利弊得失比較下，此項(xiàng)衡平法的救濟(jì)方式是有正當(dāng)理由的；及(4)永久性禁令的頒發(fā)不會對公眾利益造成危害。是否決定頒發(fā)永久性禁令是地方法院基于衡平裁量的行為，而上訴時應(yīng)檢查的是地方法院是否濫用裁量權(quán)。
（二）美國專利法第283條與美國禁令制度的關(guān)系
最高法院認(rèn)為，頒發(fā)永久性禁令的傳統(tǒng)衡平原則——四要素測試也同樣適用于專利糾紛中。其理論依據(jù)在于，最高法院一直認(rèn)為：“任何重大的悖離長期衡平慣例傳統(tǒng)的做法不應(yīng)該輕易地通過默示的方式（而應(yīng)通過明示的方式）來加以確定�！� 而美國國會在其制定的專利法中則沒有任何跡象表明，在專利糾紛案件中頒發(fā)永久性禁令時有悖離四要素測試的意圖。相反，美國專利法§283明確表明：依本法規(guī)定，對于訴訟有管轄權(quán)的各法院在認(rèn)為合理的情況下，為防止專利權(quán)益受到侵害，可依衡平原則發(fā)布禁令。 由此可知，在專利糾紛案件中，法院發(fā)布禁令的法律基礎(chǔ)即為美國專利法§283之規(guī)定，屬于法院根據(jù)衡平原則自由裁量的范疇，而頒發(fā)永久性禁令的衡平原則即是四要素測試。
當(dāng)然，美國專利法§261也規(guī)定，專利權(quán)具有個人財產(chǎn)的屬性，包括§154a（1）規(guī)定的排除他人制造、使用、許諾銷售和銷售發(fā)明的權(quán)利。CAFC正是基于上述美國專利法的規(guī)定認(rèn)為，法定排他權(quán)本身即為支持永久性禁令的一般性原則提供了足夠正當(dāng)?shù)睦碛伞５罡叻ㄔ赫J(rèn)為，權(quán)利的產(chǎn)生和侵害權(quán)利的救濟(jì)條款明顯不同，專利法§261規(guī)定專利權(quán)具有個人財產(chǎn)屬性的前提條件是符合專利法其他規(guī)定 ，而專利法其他規(guī)定當(dāng)然包括§283。也就是說，美國專利法規(guī)定的專利權(quán)作為一種個人財產(chǎn)權(quán)和排他權(quán)，并非是一種絕對的對世權(quán)，而是一種附條件的權(quán)利，其所附條件即為美國專利法的其他規(guī)定，其中§283規(guī)定的只是根據(jù)衡平原則“可以”頒發(fā)禁令，而不是必須頒發(fā)禁令。這也就不難解釋CAFC的邏輯錯誤。
（三）地方法院和CAFC的不當(dāng)之處
而通過分析地方法院和CAFC的判決可以看出，地方法院和CAFC均未正確地適用四要素的衡平原則來決定是否頒發(fā)禁令。
地方法院雖然引述了四要素測試，但看起來采用了某種擴(kuò)張的原則，暗示在相當(dāng)多的案件中都不能發(fā)布禁令。地方法院認(rèn)為，原告愿意許可其專利并且其自身缺乏實(shí)施專利的商業(yè)行為即足以證明，即使不發(fā)布永久性禁令也不會給原告造成不可挽回的損害。最高法院則明確指出，傳統(tǒng)的衡平原則不允許像地方法院這樣如此寬泛的分類。并舉例說明，象大學(xué)研究人員或個人發(fā)明者這些專利持有人很可能合理地想要許可其專利，而不是費(fèi)盡心思獲得必要的資金使其發(fā)明產(chǎn)業(yè)化。這些專利持有人很可能符合傳統(tǒng)的四要素測試，這樣就沒有理由絕對地排除他們尋求禁令救濟(jì)的機(jī)會。
而對于CAFC的觀點(diǎn)，最高法院則認(rèn)為CAFC偏離了傳統(tǒng)的四要素測試，走向了另一個極端。CAFC提出了一個特別適用于專利糾紛的一般性原則——一旦專利侵權(quán)和專利有效性被確定后，就應(yīng)該發(fā)出永久性禁令。而且進(jìn)一步指出，只有在不尋常的（unusual）案件中，在保護(hù)公共利益等極少數(shù)特殊情況下，才可以拒絕發(fā)布禁令。最高法院認(rèn)為，正如地區(qū)法院錯誤地絕對否定禁令救濟(jì)的適用一樣，CAFC錯誤地絕對準(zhǔn)許禁令救濟(jì)。
在分析了下面兩級法院的不當(dāng)之處以后，最高法院決定廢棄上訴法院的判決，而對于該案或其他源自專利法的糾紛是否應(yīng)當(dāng)發(fā)布永久性禁令，不發(fā)表任何意見，僅僅決定：是否準(zhǔn)予禁令救濟(jì)取決于地方法院的衡平裁量權(quán)，而此一裁量權(quán)的行使則必須符合傳統(tǒng)上的衡平原則，專利糾紛與其他案件同樣適用此種標(biāo)準(zhǔn)。
三、ebay案及美國專利保護(hù)趨勢
在美國最高法院發(fā)出調(diào)卷令提審此案時，有人認(rèn)為“本案終審判決將很可能推翻先前判例，改變禁制令慣例，并極大地推動美國國會當(dāng)前的專利法改革進(jìn)程” ，但最高法院的判決可謂是中規(guī)中矩，并未對專利糾紛的禁令制度適用特殊的新規(guī)則。
從美國最高法院1997年對Warner－Jenkinson案的終審判決 ，提出著名的“Warner－Jenkinson”推定，到2002年的Festo案終審判決 ，提出著名的“Festo”推定，再到CAFC以大法庭的方式(en banc)于2002年作出的Johnson&Johnston二審判決 ，提出著名的“捐獻(xiàn)規(guī)則”，以及2004年作出的Honeywell Internatonal Inc二審判決 ，進(jìn)一步對Festo案進(jìn)行闡釋，上述判決均是縮小了等同原則的適用范圍，而擴(kuò)張了禁止反悔原則的適用，表明美國專利制度正朝著嚴(yán)格專利權(quán)人的保護(hù)，維護(hù)公眾利益，促進(jìn)創(chuàng)新的方向發(fā)展。從上述美國最高法院和CAFC的諸多判決來看，ebay案的終審判決其實(shí)應(yīng)在預(yù)料之中，這只不過是美國近十年來專利保護(hù)趨勢的一個點(diǎn)綴而已。ebay案判決結(jié)果很明顯使專利權(quán)人請求法院發(fā)布永久性禁令更加嚴(yán)格 。這也反映了美國專利制度近年來的主題——促進(jìn)創(chuàng)新：競爭與專利政策的適當(dāng)平衡 ，美國正通過采取包括提高專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)、改進(jìn)法院對專利案件的審理標(biāo)準(zhǔn)等各種手段來解決美國專利制度中存在的專利權(quán)過多、過濫問題，以便更好地平衡專利權(quán)人和公眾利益。
四、ebay案的啟示
美國是世界上知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)最為完善的國家，其最高法院作出的判決往往影響到整個世界知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展的趨勢。但我們也應(yīng)該清醒地看到，雖然隨著世界上很多國家加入《伯爾尼公約》、《巴黎公約》和《TRIPS協(xié)議》，各國知識產(chǎn)權(quán)制度趨于大同，但畢竟每個國家有其自身的具體國情、傳統(tǒng)和制度，這就不允許我們不加思考，照搬照抄，洋為中用，我們必須弄清這些制度和判例背后的根源，才能結(jié)合我國的具體實(shí)踐，制定出更符合我國國情的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。
1、CAFC近乎自動的“永久性禁令”頒發(fā)原則的弊端
侵權(quán)行為成立即自動發(fā)布永久性禁令，會產(chǎn)生很多弊端。正如ebay案中Kennedy法官在贊同意見中所指出的那樣 ：隨著工業(yè)的發(fā)展，很多公司并非將專利作為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品的基礎(chǔ)，相反，他們主要是通過專利獲得許可費(fèi)。對于這些公司來說，源于專利侵害而發(fā)布的禁令和其他嚴(yán)重制裁措施，能夠作為他們從尋求購買專利許可來實(shí)施專利的公司獲得高昂許可費(fèi)的討價還價的工具。當(dāng)專利發(fā)明只是尋求生產(chǎn)的公司其產(chǎn)品中一個小的構(gòu)件時，禁令威脅只不過是權(quán)利人談判時一個不適當(dāng)?shù)幕I碼而已。這時，法定賠償本來足夠補(bǔ)償專利侵權(quán)的損害。
簡單來說，就是禁令可能成為專利權(quán)人在許可談判中敲詐勒索的工具。美國美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）在《促進(jìn)創(chuàng)新：競爭與專利政策的適當(dāng)平衡》的報告中就詳細(xì)舉例說明 ，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展、經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢，美國出現(xiàn)了許多被成為“不實(shí)施的公司”（non－practicing entity，簡稱NPE），這些公司不進(jìn)行實(shí)際的生產(chǎn)、銷售行為，他們中有的專門收集社會上的專利，特別是那些破產(chǎn)公司的專利，形成自己的“專利包”，以控告他人侵犯其擁有的專利權(quán)為業(yè)，可以說是專門“吃專利訴訟飯”的公司。
由于存在上述對社會公眾影響極大的社會現(xiàn)象，最高法院最終推翻CAFC的判決，維持傳統(tǒng)的永久性禁令發(fā)布模式也就在意料之中了。
2、我國民事責(zé)任方式中的“停止侵害”
停止侵害是我國《民法通則》第134條所規(guī)定的一種民事責(zé)任方式，也是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)人通常應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任形式。我國法上的停止侵害責(zé)任，相當(dāng)于英美法上的永久性禁令 。
對于法院判決時仍在進(jìn)行的侵害行為，法院判決停止侵害，這在理論和實(shí)踐中都是沒有爭議的。但如果被告在訴訟開始前或訴訟過程中主動停止了被控侵害行為，而原告又提出了判令被告停止侵害的訴訟請求，法院是否仍然判決停止侵害？有學(xué)者主張，停止侵害民事責(zé)任形式以侵權(quán)行為正在進(jìn)行或仍在延續(xù)中為適用條件，對業(yè)已停止的侵權(quán)行為則不得適用 。另有學(xué)者觀點(diǎn)正好相反，認(rèn)為一旦當(dāng)事人在訴訟中提出了要求被告停止侵害的請求，盡管侵權(quán)人在著作權(quán)人向人民法院起訴之前或者訴訟中已停止了侵權(quán)行為，人民法院在判決中仍應(yīng)對此予以判決 。而還有學(xué)者則認(rèn)為，被告無論是在原告起訴前還是在訴訟過程中雖主動停止了被控侵權(quán)行為，但只要該行為有再次發(fā)生或繼續(xù)之虞的，經(jīng)原告請求，法院便應(yīng)判令被告停止侵害 。而對于何謂“有再次發(fā)生或繼續(xù)之虞”，則沒有清晰論及。從上述各種學(xué)術(shù)觀點(diǎn)可以看出，對于上述問題目前在我國還存在著較大爭議。而且在司法實(shí)踐中，法院之間也存在較大分歧 。
筆者認(rèn)為，上述后兩種觀點(diǎn)相差不大，畢竟專利侵權(quán)糾紛與一般民事侵權(quán)糾紛不同，再次發(fā)生或繼續(xù)發(fā)生同樣侵權(quán)行為的可能性極大，而且如果專利有效而且侵權(quán)成立時，法院判決被告停止其無權(quán)實(shí)施的行為，即使被告的確無意再繼續(xù)實(shí)施該行為，此種判決結(jié)果本身對被告并無損害 。而一旦被告再次或繼續(xù)實(shí)施侵權(quán)行為，原告則可直接請求法院追究被告拒不執(zhí)行已生效的法院判決的刑事責(zé)任。
由上可知，在我們國家目前法律框架內(nèi)，一旦專利侵權(quán)行為成立而且專利的有效性被確定以后，只要權(quán)利人訴訟請求中要求侵權(quán)人停止侵權(quán)，法院必定會支持權(quán)利人的訴訟請求。
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