[ 張輝 ]——(2002-1-4) / 已閱14777次
等同判定易混淆的幾個(gè)問題
張 輝
在審理專利侵權(quán)案件中，適用“等同判定”原則審判案件，對(duì)制止不法侵害行為，保護(hù)專利權(quán)人的利益能夠起到很好的作用。但由于我國專利法對(duì)“等同判定”的標(biāo)準(zhǔn)并無明確的規(guī)定，判斷技術(shù)等同問題，過分依賴技術(shù)鑒定結(jié)論或過分依靠審判人員的經(jīng)驗(yàn)，都可能產(chǎn)生偏差。這些偏差將影響司法的社會(huì)效果和司法的統(tǒng)一性，特別在科學(xué)技術(shù)日益發(fā)展的今天，可能阻礙科技進(jìn)步，也不利于保護(hù)和促進(jìn)發(fā)明創(chuàng)造，因此，研究適用“等同判定”可能混淆的問題，對(duì)于避免偏差，提高適用“等同判定”的準(zhǔn)確性是十分必要的。
一、“等同判定”原則的基本要點(diǎn)
目前，“等同判定”原則的定義在法律上并未明確規(guī)定，但不少專家學(xué)者的著述中都涉及到“等同判定”的文字，實(shí)際上，這是對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利保護(hù)范圍的一種判定方法。簡而言之，就是所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員仔細(xì)研究了專利權(quán)人的專利說明書、附圖和權(quán)利要求書，而又不經(jīng)過創(chuàng)造性的勞動(dòng)所能聯(lián)想到的技術(shù)方案或技術(shù)特征，其目的、功能、效果與權(quán)利要求里記載的技術(shù)特征或技術(shù)方案的目的、功能、效果相同或基本相同的情況下，按照公平原則，這部分技術(shù)內(nèi)容也應(yīng)屬于專利權(quán)的保護(hù)范圍。① 適用“等同判定”原則解釋專利權(quán)的保護(hù)范圍，符合我國專利法的立法原意。我國專利法第五十九條第一款規(guī)定，發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠谋Ｗo(hù)范圍應(yīng)根據(jù)權(quán)利要求書，結(jié)合說明書和附圖來確定，其采用的原則既不是“中心限定”也非“周邊限定”，而是一種“折衷”，因此，適用“等同判定”原則解釋專利的保護(hù)范圍不違背法律規(guī)定。人民法院適用“等同判定”原則審判專利侵權(quán)案件，也早有過具體實(shí)踐。如“頻譜治療裝置”專利侵權(quán)案中，對(duì)侵權(quán)產(chǎn)品中化學(xué)組分?jǐn)?shù)量和含量與專利權(quán)利要求中描述不同的爭議，受訴人民法院根據(jù)“等同判定”原則進(jìn)行了具體分析，認(rèn)定這種差異是同領(lǐng)域普通技術(shù)人員無須創(chuàng)造性勞動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)，故其實(shí)質(zhì)上僅是一種技術(shù)上等效的手段。②
適用“等同判定”原則，是將專利的保護(hù)范圍延申到了與其權(quán)利要求等同的部分，結(jié)果可能擴(kuò)大專利權(quán)利要求原設(shè)定的范圍，這是毋用諱言的事實(shí)。因此，如果等同判定出現(xiàn)偏差，就可能不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大專利的保護(hù)而損害公眾利益。在專利申請(qǐng)審查中，也存在判定技術(shù)方案或技術(shù)特征是否等同于現(xiàn)有技術(shù)的問題，為此，專利局在《審查指南》中指出了相應(yīng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)于審理專利侵權(quán)案件如何適用“等同判定”原則很有借鑒和啟發(fā)作用。筆者認(rèn)為，在專利的司法保護(hù)中，“等同判定”原則是一個(gè)平衡點(diǎn)，它的基本要點(diǎn)就是平衡專利權(quán)人利益與社會(huì)公眾利益。把握適當(dāng)，既可以有效地保護(hù)專利權(quán)人的利益，又能促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，否則就可能適得其反。因此，應(yīng)根據(jù)“等同判定”原則的定義，注意判定技術(shù)方案或技術(shù)特征等同需具備的兩個(gè)條件，一是等同技術(shù)應(yīng)具備“顯而易見性”，即所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員在了解專利技術(shù)方案后，不經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能聯(lián)想到的技術(shù)方案或技術(shù)特征；二是等同技術(shù)特征不影響專利技術(shù)方案的功能和效果，不應(yīng)強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)而忽視另一點(diǎn)。
二、“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”的意義
等同判定首先要碰到一個(gè)術(shù)語，就是“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”。字面解釋不會(huì)產(chǎn)生歧義，但內(nèi)在含義，審判實(shí)踐中往往出現(xiàn)混淆。一種情況是，把“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”混同于該技術(shù)行業(yè)大約具有或相當(dāng)于中等技術(shù)職稱的人，當(dāng)需要進(jìn)行等同判定時(shí)就去找他們咨詢。然而，即便這些人能夠代表“普通技術(shù)人員”這一層面，但他們的學(xué)識(shí)和認(rèn)識(shí)水平也是參差不齊的，究竟找生產(chǎn)企業(yè)還是研究機(jī)構(gòu)，找技術(shù)員還是找工程師，找多少人才能得出客觀的結(jié)論，都可能令人躊躇不決。另一種情況則是，一遇技術(shù)問題就做技術(shù)鑒定，包括對(duì)等同技術(shù)判定的任務(wù)，一古腦推給專家去完成，只認(rèn)專家結(jié)論，而對(duì)專家如何判定的過程不關(guān)心。但往往對(duì)于等同判定，這一過程是十分重要的。因?yàn)椋M管從事技術(shù)鑒定的技術(shù)人員在本領(lǐng)域是專家，甚至是權(quán)威，但對(duì)專利審查的方法并非人人熟悉，專家很可能按照自己的學(xué)識(shí)水平看待對(duì)比的對(duì)象，而不是以所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的水平分析對(duì)比。上述兩種等同判定方法都是不妥當(dāng)?shù)�，依賴這樣的結(jié)論進(jìn)行判決就可能產(chǎn)生不公正的結(jié)果。
如有這樣一件專利侵權(quán)案，原告擁有一項(xiàng)“安全滑接輸電裝置”實(shí)用新型專利，其權(quán)利要求是，一種安全滑接輸電裝置，由外殼、導(dǎo)軌、導(dǎo)軌安裝槽及帶有電刷的小車組成，其特征是導(dǎo)軌呈矩型，安裝槽呈“E”型。即安裝槽中有一個(gè)凸臺(tái)。被告生產(chǎn)的產(chǎn)品其他特征都與專利相符，唯一區(qū)別在于安裝槽中有三個(gè)凸臺(tái)。本案爭議焦點(diǎn)就是這種差別是屬于等同技術(shù)特征還是不同的技術(shù)特征。
該專利經(jīng)過了無效宣告程序，復(fù)審對(duì)比文件是一項(xiàng)國外專利，其安裝槽呈“C”型，即安裝槽中沒有凸臺(tái)。審查決定認(rèn)為，從安裝槽中沒有凸臺(tái)到增加凸臺(tái)具有創(chuàng)造性，故維持專利有效。而專利侵權(quán)案件審理中，開始，不少人以為“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”就是指相關(guān)專業(yè)的技術(shù)員或助理工程師，所以，專門找了相關(guān)企業(yè)的工程技術(shù)人員開座談會(huì)，拿出該專利的說明書、權(quán)利要求書等讓他們看，然后又拿出被控侵權(quán)的產(chǎn)品讓他們比較，看能否從專利技術(shù)方案聯(lián)想到被控侵權(quán)產(chǎn)品。結(jié)果可想而知，有人說可能，有人說不可能，不知采納誰的意見對(duì)了。出現(xiàn)這樣的情況，就是誤以為“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”是具體的人而產(chǎn)生的。
其實(shí)，“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”這一術(shù)語，其定義是十分明確的。《審查指南》定義“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”是一種假想的人，“他知曉發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域所有的現(xiàn)有技術(shù)，具有該技術(shù)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員所具有的一般知識(shí)和能力，他的知識(shí)水平隨著時(shí)間的不同而不同”。③ 由此可見，“所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員”并不是指具體的某些人，而是指對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)狀況的一種認(rèn)識(shí)水平，專利審查中引入這一概念的目的是為了統(tǒng)一審查員審查專利創(chuàng)造性的尺度。同理，在人民法院適用“等同判定”原則審理專利侵權(quán)案件中，引入這一概念也是為了統(tǒng)一法官作等同判定的標(biāo)準(zhǔn)，它要求審判人員或者從事技術(shù)鑒定的技術(shù)人員應(yīng)以所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員的眼光分析判斷技術(shù)方案或技術(shù)特征。上述案例中，其爭議的焦點(diǎn)就是一個(gè)凸臺(tái)和多個(gè)凸臺(tái)之間的關(guān)系。從該專利的復(fù)審決定可見，現(xiàn)有技術(shù)在安裝槽中沒有凸臺(tái)，而專利增加了凸臺(tái)，克服了現(xiàn)有技術(shù)散熱不好和安裝困難的缺點(diǎn)，產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的特點(diǎn)和進(jìn)步，因而具有創(chuàng)造性，但在一個(gè)凸臺(tái)的基礎(chǔ)上分割成為兩個(gè)或三個(gè)凸臺(tái)，其結(jié)構(gòu)的變化難以說明具有實(shí)質(zhì)性的特點(diǎn)和進(jìn)步，因此，也就不具備創(chuàng)造性的條件。也許這種變化給制造和安裝帶來一定便利，但這對(duì)于所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員，在研究了專利技術(shù)方案后產(chǎn)生聯(lián)想是完全做得到的，而且，該技術(shù)特征的變化并不影響整個(gè)技術(shù)方案的目的、功能與效果，所以，應(yīng)認(rèn)為這種變化只是專利技術(shù)特征的等效替換。
三、功能與效果不是判定等同的唯一標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)明創(chuàng)造是否具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和（顯著的）進(jìn)步，是對(duì)比現(xiàn)有技術(shù)作出的判斷。發(fā)明創(chuàng)造是由具體技術(shù)特征組成的技術(shù)方案，一般情況下，不允許把功能和效果作為技術(shù)特征表述，寫入權(quán)利要求書，因此，新的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)技術(shù)特征不同并帶來了新的功能或效果，即可以認(rèn)為該技術(shù)方案具有創(chuàng)造性，但功能和效果并不是判斷創(chuàng)造性的唯一標(biāo)準(zhǔn)。同理，適用“等同判定”原則處理侵權(quán)案件時(shí)，也涉及到對(duì)技術(shù)方案中技術(shù)特征的對(duì)比，不能將功能和效果作為等同判定的唯一標(biāo)準(zhǔn)。
目前，我國專利申請(qǐng)中大量的是實(shí)用新型專利，也就是對(duì)產(chǎn)品形狀、構(gòu)造或其結(jié)合提出的發(fā)明創(chuàng)造，這些專利所保護(hù)的是產(chǎn)品而不保護(hù)其功能與效果。而且，這些專利與現(xiàn)有技術(shù)的差別可能就在若干項(xiàng)技術(shù)特征上，如果在適用“等同判定”原則時(shí)不從技術(shù)特征的對(duì)比入手，只考慮是否有相同或相近的功能與效果，就認(rèn)定為等同，極有可能不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大專利的保護(hù)范圍。因此，為了避免以功能和效果進(jìn)行等同判定可能產(chǎn)生的偏差，應(yīng)根據(jù)獨(dú)立權(quán)利要求中記載的該專利必要技術(shù)特征，結(jié)合說明書和附圖，按照等同技術(shù)應(yīng)具備的條件具體分析被控物的技術(shù)特征，結(jié)合功能和效果的對(duì)比作出客觀的評(píng)價(jià)。
但審判實(shí)踐中，過分強(qiáng)調(diào)功能和效果造成的偏差還是存在的。如“電火花線切割機(jī)床大錐度大厚度切割裝置”（ 以下簡稱線切割裝置）專利侵權(quán)案審理中，一審與二審法院的觀點(diǎn)截然不同，其分歧就在于此。
根據(jù)原告專利的獨(dú)立權(quán)利要求表述的內(nèi)容，該線切割裝置包括貯絲盤、走絲架、U向運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)和V向運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)，其特征在于走絲架由上轉(zhuǎn)軸、下轉(zhuǎn)軸以及連接上下轉(zhuǎn)軸的多節(jié)連桿組成，貯絲盤上的電極絲經(jīng)過斷絲保護(hù)器和一個(gè)導(dǎo)絲輪，......經(jīng)過設(shè)在下轉(zhuǎn)軸后端的下導(dǎo)絲輪進(jìn)入貯絲盤。被告產(chǎn)品與其差別在于：（1）專利產(chǎn)品的多節(jié)連桿，被告產(chǎn)品稱為導(dǎo)柱導(dǎo)套；（2）專利產(chǎn)品中的斷絲保護(hù)器未作文字描述，但附圖可見是一偏心輪結(jié)構(gòu)，被告產(chǎn)品中恒張力裝置是由重錘、導(dǎo)輪等組成。專利產(chǎn)品的斷絲保護(hù)器只起到斷絲保護(hù)作用，而被告產(chǎn)品恒張力裝置既可起到斷絲保護(hù)作用，同時(shí)也能調(diào)整走絲的張力；（3）專利產(chǎn)品貯絲盤上的電極絲引出時(shí)經(jīng)過斷絲保護(hù)器和一個(gè)導(dǎo)輪，引回時(shí)經(jīng)過下轉(zhuǎn)軸后端的下導(dǎo)絲輪回到貯絲盤，被告產(chǎn)品貯絲盤上的電極絲引出經(jīng)過恒張力裝置上的導(dǎo)輪，經(jīng)過下轉(zhuǎn)軸后端的下導(dǎo)絲輪仍要經(jīng)過恒張力裝置上的另一導(dǎo)輪回到貯絲盤。
一審法院審判認(rèn)為，被告產(chǎn)品中導(dǎo)柱導(dǎo)套結(jié)構(gòu)是二節(jié)，原告專利中多節(jié)連桿結(jié)構(gòu)也是二節(jié)或二節(jié)以上，二者的結(jié)構(gòu)相同；同時(shí)，二者均為連接上、下轉(zhuǎn)軸，其功能也相同，因此，盡管名稱不同，二特征應(yīng)屬等同。但根據(jù)現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄和雙方提供的被告產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和走絲路線示意圖證明，恒張力裝置與專利產(chǎn)品中的斷絲保護(hù)器，二者有重合的功能，即在斷絲的情況下均可停車保護(hù)，但恒張力裝置還可調(diào)整走絲張力，由于恒張力裝置的雙重功能，使其在結(jié)構(gòu)上與斷絲保護(hù)器不同。同時(shí)，由于被告產(chǎn)品采用了恒張力裝置，省略了一個(gè)走絲導(dǎo)輪，其電極絲走絲路線與專利所限定的走絲路線不同。因恒張力裝置和斷絲保護(hù)器在結(jié)構(gòu)、功能上的不同，使電極絲走絲路線隨之變化，這種變化與專利技術(shù)方案所限定的技術(shù)特征不同并非顯而易見，需要經(jīng)過一定的創(chuàng)造性勞動(dòng)，故不屬等同。
但二審法院認(rèn)為，（1）雖然恒張力裝置結(jié)構(gòu)與專利產(chǎn)品中的斷絲保護(hù)器不同，但其作用與專利產(chǎn)品相比，在功能和效果上均無實(shí)質(zhì)性改變，而專利權(quán)利要求中保護(hù)的特征就是其功能和效果，而非是其結(jié)構(gòu)。（2）被控侵權(quán)產(chǎn)品中的走絲導(dǎo)輪與專利產(chǎn)品相比，只是位置發(fā)生變化，并未使走絲導(dǎo)輪在功能和效果上發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變。走絲線路的變化，同樣也未使電極絲在功能和效果上發(fā)生實(shí)質(zhì)性的改變。被控侵權(quán)產(chǎn)品在切割效果上的改變，僅是由于其增加了恒張力裝置這個(gè)特征的結(jié)果。故認(rèn)為恒張力裝置實(shí)質(zhì)包括了專利產(chǎn)品斷絲保護(hù)器的特征，被控侵權(quán)產(chǎn)品中的走絲導(dǎo)輪、走絲線路仍然等同中專利產(chǎn)品中該部分的技術(shù)特征，而改判被告侵權(quán)。
對(duì)比一、二審法院認(rèn)定理由可見，顯然，一審法院從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與功能及效果的統(tǒng)一，結(jié)合專利權(quán)利要求所作的判定，符合等同判定的原則，應(yīng)該是客觀的，而二審法院在認(rèn)定二者結(jié)構(gòu)差異并帶來功能效果改善的同時(shí)，卻強(qiáng)調(diào)所謂功能和效果無實(shí)質(zhì)性改變作出的判定，則有悖于等同判定的原則，其結(jié)果是，同類的發(fā)明創(chuàng)造不管如何改變結(jié)構(gòu)，都可能因功能效果相同而侵權(quán)。特別是二審法院判決認(rèn)為該專利保護(hù)其功能和效果而不是結(jié)構(gòu)，則更與關(guān)于實(shí)用新型專利的法律規(guī)定相去甚遠(yuǎn)，此非本文闡述主題，故不再贅述。
四、等同判定的范圍和限制
如前所述，適用“等同判定”原則，并非重新確定專利權(quán)利要求的范圍，而只是根據(jù)權(quán)利要求，結(jié)合說明書及附圖解釋并確定專利保護(hù)延伸到與其等同物的范圍。這種解釋有可能擴(kuò)大了原權(quán)利要求設(shè)定的范圍，因此，不應(yīng)該是無限的，需要對(duì)其作出一定的限制。這種限制體現(xiàn)在，一是不得違背“禁止反悔”原則，即不能將現(xiàn)有技術(shù)作為專利技術(shù)等同物看待；二是只能對(duì)技術(shù)特征作等同判定，不能就整個(gè)技術(shù)方案作等同判定。
所謂“禁止反悔”原則，是指在專利局審查專利申請(qǐng)時(shí)，如果審查員認(rèn)為申請(qǐng)不符合授予專利權(quán)條件時(shí)，即書面通知申請(qǐng)人，要求其陳述意見，申請(qǐng)人對(duì)其發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)具體劃界所陳述的意見，一旦被專利局接受并以此授權(quán)后則不能再反悔。也就是說，在侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)人不能把自己已放棄的技術(shù)特征作為其專利等同物，進(jìn)而主張他人侵權(quán)。因此，人民法院適用“等同判斷”原則審判專利侵權(quán)案件時(shí)，引入“禁止反悔”原則是十分必要的，這有利于客觀地評(píng)價(jià)技術(shù)方案，避免擴(kuò)大專利技術(shù)等同物范圍而產(chǎn)生不公正的后果。由此還可得到一個(gè)啟示，作為與專利等同的技術(shù)應(yīng)是在專利申請(qǐng)后產(chǎn)生的，在專利申請(qǐng)日前存在的技術(shù)是現(xiàn)有技術(shù)，不能作為專利技術(shù)等同物看待。目前我國很多專利都是在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上作出的發(fā)明創(chuàng)造，如果將專利等同于現(xiàn)有技術(shù)，則專利的創(chuàng)造性也就不存在了，再以保護(hù)專利之名予以保護(hù)顯然違反公平原則，也不利于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。所以，人民法院對(duì)于當(dāng)事人推翻在申請(qǐng)專利時(shí)明確承認(rèn)的做法不應(yīng)支持，對(duì)于當(dāng)事人在侵權(quán)訴訟中認(rèn)為與現(xiàn)有技術(shù)等同的主張也不應(yīng)支持。
此外，人民法院在審判專利侵權(quán)案件時(shí)，應(yīng)注意只能對(duì)技術(shù)特征作等同判定而不應(yīng)就整個(gè)技術(shù)方案作等同判定，也就是說，當(dāng)技術(shù)特征對(duì)比時(shí)發(fā)現(xiàn)存在多處差異，而仍以功能效果相同或相近就認(rèn)為二技術(shù)方案等同，這樣的推理方式是不妥當(dāng)?shù)�。之所以不能這樣判定，是因?yàn)閷⒍嗵幖夹g(shù)特征不同的兩個(gè)技術(shù)方案作為等同物看待，可能涉及改變專利權(quán)利要求的范圍，這既不符合等同判定的前提條件，也不是人民法院審理專利侵權(quán)案件的職權(quán)范圍。根據(jù)我國《專利法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，一項(xiàng)專利是由獨(dú)立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求組成的技術(shù)方案，獨(dú)立權(quán)利要求記載為達(dá)到發(fā)明目的的若干必要技術(shù)特征，從屬權(quán)利要求是進(jìn)一步的限定的技術(shù)特征，這些就是專利的權(quán)利要求范圍。如果在適用“等同判定”原則時(shí)，不具體分析每個(gè)技術(shù)特征而籠統(tǒng)地認(rèn)為此技術(shù)方案等同于彼技術(shù)方案，就使得專利的原權(quán)利要求范圍出現(xiàn)變化，混淆了專利與現(xiàn)有技術(shù)或他人發(fā)明創(chuàng)造的界限，因而是不妥當(dāng)?shù)�。往往技術(shù)鑒定中，不少技術(shù)人員并不注意專利的特點(diǎn)，只考慮技術(shù)方案的功能、效果異同，而對(duì)技術(shù)特征存在的差別僅以無實(shí)質(zhì)性區(qū)別為由忽視或視而不見。有時(shí)，恰恰就是這些差別是構(gòu)成專利的必要條件，不注意這些差別作出的等同判定結(jié)果顯然是偏面的，如果法官依賴這種結(jié)論作出判決同樣也是不公正的。
在一件涉及化學(xué)催化劑生產(chǎn)方法專利侵權(quán)案中，對(duì)如何適用“禁止反悔”原則及如何把握等同判定對(duì)象產(chǎn)生爭議，其中的問題值得研究。
按照原告專利權(quán)利要求書的內(nèi)容，其催化劑的生產(chǎn)方法有五個(gè)步驟，（1）將兩種原料投入壓力釜內(nèi)，升溫至60－100℃，壓力為0.5－2.0Mpa，反應(yīng)時(shí)間為4－6小時(shí)，生成一種組合物；（2）將壓力釜內(nèi)反應(yīng)物投入常壓釜內(nèi)，升溫至100℃，脫水；（3）向常壓釜內(nèi)滴加二亞乙基三胺，升溫至120－160℃，充分反應(yīng)3－6小時(shí)后生成該催化劑粗產(chǎn)品和副產(chǎn)物及少量的水；（4）將上述反應(yīng)液投入蒸餾釜內(nèi)，加熱至100℃，脫水；（5）繼續(xù)加熱至160－190℃，通過冷凝裝置回收該催化劑精產(chǎn)品，剩下的為副產(chǎn)物。被告提供的產(chǎn)生方法是：（1）將兩種原料投入壓力釜，升溫至100－130℃，壓力0.2-1.2MPa，反應(yīng)3.5小時(shí)，冷卻至60℃，在0.8MPa將料壓出；（2）壓出的料抽入脫水釜，先在102－130℃常壓下脫水，再減壓脫水，生成固體物；（3）將三乙烯四胺直接抽入固體物中，升溫至160－170℃，反應(yīng)7小時(shí)，冷卻至100℃（95－105℃）分離并抽出粗產(chǎn)品；（4）粗產(chǎn)品抽入蒸餾釜內(nèi)，升溫至105－130℃脫水；（5）190－198℃收集該催化劑成品。
鑒于該產(chǎn)品是老產(chǎn)品，國內(nèi)外生產(chǎn)同類產(chǎn)品的廠家也較多，但基本的原料和生產(chǎn)步驟大致相同，唯有反應(yīng)過程中的時(shí)間、壓力、溫度以及添加劑有變化，因此，在該專利審查過程中，審查員第一次審查意見認(rèn)為，將“兩種原料反應(yīng)得到到一種組合物并脫水和該組合物與三亞乙基四胺反應(yīng)、脫水、蒸餾得到產(chǎn)物”，屬于現(xiàn)有技術(shù)。于是，原告答復(fù)稱，“兩種原料反應(yīng)時(shí)的溫度、壓力是申請(qǐng)人經(jīng)過多次失敗找到的最佳點(diǎn)”，而與組合物反應(yīng) “美國專利采用三亞乙基四胺，本發(fā)明采用的是二亞乙基三胺”，故最終專利申請(qǐng)得到授權(quán)。但在專利侵權(quán)訴訟中，原告則提出相反的意見，稱反應(yīng)時(shí)的壓力、溫度并不重要，兩種添加劑也是一類物品，因此，被告生產(chǎn)方法與專利方法是等同的。個(gè)別專家作出的咨詢意見中，也認(rèn)為二者工藝路線基本相同，時(shí)間、壓力、溫度以及添加劑有變化但無實(shí)質(zhì)性區(qū)別。
其實(shí)，對(duì)該案的等同判定時(shí)，注意適用“禁止反悔”原則以及具體分析技術(shù)特征，問題就可以迎刃而解。
首先，關(guān)于化學(xué)方法發(fā)明專利，依照《審查指南》的規(guī)定，其權(quán)利要求的技術(shù)特征可以包括用工藝、物質(zhì)以及設(shè)備來進(jìn)行限定。工藝特征與物質(zhì)特征，包括工藝步驟（或反應(yīng)步驟）和工藝條件，如溫度、壓力、時(shí)間、各工藝步驟中所需的催化劑等，還有使用化學(xué)原料化學(xué)成分、化學(xué)結(jié)構(gòu)式、理化特性參數(shù)等。④ 因此，本案涉及的專利其權(quán)利要求書中，對(duì)工藝步驟、工藝條件以及原料選用等作出的限定，是該專利技術(shù)方案能否成立的關(guān)鍵所在，并不像原告所稱的不重要，也不像專家咨詢意見所說的無實(shí)質(zhì)區(qū)別。
具體到每個(gè)技術(shù)特征，兩個(gè)技術(shù)方案也存在多處明顯差異。步驟（1），二者投入原料相同，但反應(yīng)溫度及反應(yīng)時(shí)間上有差異。由于審查員認(rèn)為兩種原料反應(yīng)得到組合物是現(xiàn)有技術(shù)，原告在答復(fù)時(shí)稱，反應(yīng)時(shí)的溫度、壓力是申請(qǐng)人經(jīng)過多次試驗(yàn)取得的最佳點(diǎn)，因此，原告已將其專利與現(xiàn)有技術(shù)劃界點(diǎn)設(shè)定于該特征的溫度、壓力上，不考慮這些具體限定，認(rèn)為二者等同的觀點(diǎn)不能成立。步驟（2），審查員也曾認(rèn)為“脫水”屬現(xiàn)有技術(shù)，但原告以其脫水溫度有新穎性堅(jiān)持，原告稱脫水而非具體溫度是專利保護(hù)的技術(shù)特征，同樣違背其申請(qǐng)專利時(shí)的陳述。步驟（3），二者使用的添加劑不同。原告認(rèn)為等同的觀點(diǎn)，再一次推翻了其在專利申請(qǐng)時(shí)的陳述。步驟（4）和（5），二者均涉及控制溫度差異。如前所述，審查員審查意見中提到，其反應(yīng)步驟屬現(xiàn)有技術(shù)，原告則以其添加劑不同且反應(yīng)溫度的差異認(rèn)為有新穎性�，F(xiàn)原告強(qiáng)調(diào)溫度并不重要，步驟相同就屬等同，顯然違反“禁止反悔”原則。
從上述分析可見，盡管二種方法都能生產(chǎn)出同樣的產(chǎn)品，但其生產(chǎn)方法的具體步驟及工藝條件存在多處差異。因此，忽視這些差異，以都能生產(chǎn)出同樣的產(chǎn)品就認(rèn)為二個(gè)技術(shù)方案等同是不妥當(dāng)?shù)�。其原因就是，專利�?quán)人不能將其在專利申請(qǐng)時(shí)已經(jīng)放棄的內(nèi)容再撿回來，同樣，只考慮功能效果，不考慮具體特征的差異，可能改變所授權(quán)專利原來的權(quán)利要求范圍，甚至把現(xiàn)有技術(shù)甚至他人的發(fā)明創(chuàng)造都視為專利的等同物，顯然這對(duì)社會(huì)公眾是不公平的。
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①楊金琪:《專利、商標(biāo)、技術(shù)合同疑難案例評(píng)析》P115。
②程永順：《從一起專利侵權(quán)案件看“多余指定原則”和“等同原則”的適用》（《人民司法》1996年第6期）。
③《審查指南》第二部分第四章P37－38。
④《審查指南》第二部分第十章P110－111。
